【智慧財產】發警告函卻沒有新型專利技術報告，可能須負賠償責任 - 黃柏璋律師
我國新型專利制度僅採形式審查，此方式可加速專利權之賦予，但因沒有對是否合於專利要件進行實體審查，無法確認其權利之有效性，可能會發生權利人濫發警告函之情況，所以專利法第116條規定，新型專利權利人進行警告時，應提示新型專利技術報告，作為權利有效性之客觀判斷資料。
但是，專利法中並沒有規定，如果權利人違反此規定，也就是沒有技術報告就發警告函時，會有什麼樣的效果或處罰，且實務上新型專利權人常見的做法是，在智慧財產局的技術報告出來前，就自己委任法律或專利事務所作出侵權鑑定報告，並以該侵權鑑定報告作為發警告函的依據。
此判決認為，專利法第116條明定提示新型專利技術報告為新型專利權人主張權利之要件，若未提示即進行警告，就不是權利之正當行使，即使新型專利權人有取得專業機構鑑定報告，也不能以鑑定報告取代智慧財產局的技術報告，也就是說，新型專利權人發警告函時，若沒有提示智慧財產局的技術報告，就有可能須依公平交易法或民法中侵權行為之相關規定，負損害賠償責任。
因此，建議新型專利權人，在發警告函之前先確認權利行使之程序都符合法律之規定，才不會行使權利不成反而還要賠錢，反之，也建議收到警告函的疑似侵權人先不用驚慌，先審視對方發警告函程序及內容的合法性，再擬定後續應對方式。
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#最高法院109年度台上字第3133號民事判決
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參考法條
專利法第116條
新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。
判決連結